特許ライセンスの注意点

適法な権利承継の保証
発明は、特許法により、発明した本人に帰属します。
従業員が発明を完成させた職務発明の場合であっても、原始的に権利を取得するのは発明者であって、その使用者である法人などが特許を受ける権利を取得するためには、使用者等に特許を受ける権利・特許権を承継させることを定めた契約、勤務規則その他の定めを従業者等と締結することが必要です。

ところで、このような規定が整備されていない会社などから特許ライセンス・実用新案や意匠ライセンスを受ける場合には、契約当事者である法人等が、発明者から適法に権利を承継していることを確認することが必要です。

甲会社と乙会社とが共同で完成させた発明について、特許を受ける権利は甲・乙共有とする、などと会社同士で契約を締結しても、発明をしたのは法人ではありえず、個人である従業者等なのですから、従業者等から権利が承継されていることが保証されなければなりません。
さらに、発明者に外部の下請会社、外部の個人などが加わっている場合などには注意が必要になります。

営業秘密・ノウハウの範囲の特定・権利の帰属
特許発明を実施するために、特許公報には記載されていないが熟練した技術上のコツを必要とする内容や、工場・取引業者・原材料の選定などに関する有用な情報、営業戦略上の秘密などの営業秘密やノウハウを開示することが多くあります。
しかし、開示する営業秘密・ノウハウの範囲は、抽象的に漠然と記載してしまうと、開示する必要な無い営業秘密・ノウハウを知られることになったり、開示する相手の人数・範囲の限定が意図しないものとなったり、特許出願後1年半で公開され秘密ではなくなる内容についてまで期間の限定なく秘密にすることを強いられたりということになりかねません。

さらに、営業秘密・ノウハウの権利の帰属を明確にしておかないと、元々どちらのノウハウであったのか不明確な部分が出てきたり、漠然とノウハウを開示・提供するなどと記載してしまったために、契約終了後のノウハウの返還や秘密情報の破棄などについて争いになったりするおそれがあります。

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